Le 28 novembre 2022, un particulier a déposé une demande d’enregistrement pour le signe verbal JUST DO IT servant à distinguer les produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; huiles essentielles ; lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; savons ; dépilatoires ; rouge à lèvres ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; préparations pour polir».
Le 22 février 2023, la société NIKE Innovate C.V., ayant déposé la marque de l’Union européenne JUST DO IT le 16 mai 1997, enregistrée sous le n°514 984, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en se fondant notamment sur le risque de confusion.
Analyse de la décision quant à la comparaison des produits
La marque antérieure bien connue JUST DO IT de NIKE a été enregistrée notamment dans la classe 25, à savoir pour les produits suivants : « Maillots de sport, Slips, Combinaisons, Pull-overs, Pull-overs, Pulls, Costumes de bain [maillots de bain], Pyjamas, Bas, Chaussettes, Vêtements imperméables, Cravates, Foulards de cou, Chemises, Châles, Corsets [vêtements de dessous], Gaines [sous-vêtements], Soutiens-gorge, Sangles (ceintures), Robes, Vestes de sport, Combinaisons-pantalons, Chapellerie, Pantalons, Gilets, Pantoufles ouvertes, Souliers et Pantoufles fermées, Vêtements de sport, chaussures de sport ».
La société́ NIKE soutenait que tous les produits de la demande d’enregistrement contestée étaient similaires aux produits visés par la demande de marque.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, l’INPI analyse le rapport qui peut exister entre ces produits et services, à savoir leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Concernant les parfums et les cosmétiques, la marque antérieure a insisté sur la diversification dans le secteur de la mode afin de prouver que les parfums et les cosmétiquesde la demande d’enregistrement contestée étaient susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits de la marque antérieure dans le domaine de la mode et du sport. En effet, la société NIKE, dans son mémoire d’opposition, a cité plusieurs exemples de marques de vêtements et d’accessoires de sport bien connues, proposant également des parfums ainsi que quelques exemples de produits cosmétiques et de maquillage fabriqués et distribués par des marques de vêtements de mode/sport.
Ces documents fournis par l’opposant ayant servi de démonstration semblent avoir été déterminants dans la décision de l’INPI puisque l’Institut a considéré que tous les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissaient similaires (même s’il reconnait que cette similarité est d’un faible degré) ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure.
La société NIKE avait également formé opposition sur le fondement de la renommée de sa marque, mais cet argument n’a pas eu à être analysé par l’INPI qui s’est laissé convaincre par les pièces communiquées par la société NIKE quant à la connexion évidente entre les vêtements et les cosmétiques dans le domaine de la mode.
La marque JUST DO IT a donc été refusée.
> Conseil : Pour les recherches d’antériorités dans le secteur de la parfumerie et des cosmétiques, pensez à inclure la classe 25 dans le périmètre de vos recherches.