La marque CITY STADE de la société TENNIS D’AQUITAINE cesse donc d’être protégée pour les produits : « Structures complètes en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports (tennis, basket, football’) » en classes 6 et 19.
Et ce sur le foncement de l’article L714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui indique : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait :
a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.»
Cet arrêt confirme l’importance d’envoyer des courriers et d’engager des actions afin de lutter contre l’usage générique de la marque.
En l’espèce, la SAS SPORTS ET LOISIRS avait demandé que soit prononcée la déchéance de la marque CITY STADE, estimant que ce nom usuel ne pouvait pas faire l’objet d’une appropriation monopolistique. La société SAS SPORTS ET LOISIRS a fourni de nombreuses pièces montrant l’utilisation du terme « city stade » sous sa forme générique « sans faire référence à la marque concernée » par des concurrents, des dictionnaires en ligne, des agences nationales, des articles de presse ou encore dans des appels d’offre sur internet.
La Cour d’appel établit tout d’abord que le terme « city stade » est employé dans le langage usuel « sans guillemets, parfois sans majuscule, au singulier ou au pluriel, et est précédé d’articles tels que ‘un’, ‘le, ‘des’, ‘son’, ou ‘votre’ ». Elle ajoute que ce terme « city stade » est utilisé à la fois par les professionnels du secteur, les clients professionnels (collectivités territoriales) ainsi que ses utilisateurs, de façon régulière et progressive depuis 2016, le qualifiant de terme usuel « faisant référence aux produits pour lesquels la marque est enregistrée ».
Dans un second temps, la Cour rappelle la responsabilité incombant au titulaire d’une marque de prendre des mesures pour lutter contre l’usage générique de sa marque. Elle estime que les 3 lettres de mise en demeure adressées à des concurrents en octobre et novembre 2020 par la société TENNIS D’AQUITAINE avant le recours introduit par la SAS SPORTS ET LOISIRS ne constituent pas une preuve suffisante de cette lutte contre un usage générique de la marque. La Cour précise qu’il était du devoir du propriétaire de rappeler le caractère protégé de la marque CITY STADE aux collectivités territoriales qui étaient ses partenaires commerciaux, « ce rappel pouvant se faire sans référence à une action contentieuse ».
Par ailleurs, la Cour considère que l’ajout d’un « ® » ne permet pas de « pallier sa carence » en raison de son inaction, entraînant la dégénérescence de sa marque. Elle estime que, ce marquage n’étant pas obligatoire en droit français, il « ne peut remplacer les actions à l’égard des tiers qui en font un usage générique » afin de montrer le caractère protégé de la marque.
Charlotte GALICHET