Arrêt du 2 mars 2022 de la Cour d’appel de Lyon sur le sort d’une action en contrefaçon fondée sur une marque déposée par une association qui n’avait pas été régulièrement déclarée au jour du dépôt

Une association peut tout-à-fait déposer une marque à la condition d’avoir la personnalité juridique, obtenue par une déclaration et une insertion au Journal officiel.

Récemment, la Cour d’appel de Lyon a eu l’occasion de préciser le sort réservé à une marque déposée par une association dont l’identité réelle (dénomination et adresse) était douteuse.

En l’espèce, une société spécialisée dans la construction de bateaux de plaisance, la SAS WIMBI BOATS revendiquait la propriété d’une marque « CX » achetée en 2020 à une association qui l’avait déposée en 2014 (la marque avait été déposée par THE WIMBI FOUNDATION, qui était le « nom d’usage » de l’association OPEN ID).

Afin de défendre sa marque, la société WIMBI BOATS a, en avril 2021, sommé un distributeur de cesser de l’utiliser. Ses injonctions n’ayant pas été respectées, elle a initié une procédure en contrefaçon (en référé) devant le Tribunal de Lyon : les demandes ont été déclarées irrecevables pour défaut de qualité du fait que la marque n’avait pas été transmise valablement à la société WIMBI BOATS.

Aux termes de l’article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle, un dépôt de marque suppose l’identification du déposant, lequel peut être une personne morale ou physique ayant la personnalité juridique. Il est constant qu’une association est admise à déposer une marque et à la défendre contre toute atteinte illégitime (par exemple, TGI Paris, Chambre civile 3, 7 septembre 2007, RG n°05/16506, sur la procédure d’opposition initiée par l’association Médecins sans frontières à l’encontre de l’association Autistes sans frontières).

Corollaire de la personnalité juridique, la capacité juridique désigne l’aptitude à avoir des droits et des obligations et à les exercer soi-même. Cela suppose, pour une association, d’être régulièrement déclarée. A l’inverse d’une association dite de fait ou non déclarée, une association déclarée est rendue publique par ses fondateurs par une insertion au Journal officiel conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901.

En l’espèce, concernant la marque en cause, au jour du dépôt, la Cour considère que l’association déposante n’avait pas été déclarée à la Préfecture : « La société 3BBB démontre que l’association THE WIMBI FOUNDATION n’existait pas le 19 décembre 2014. En effet, la seule association THE WIMBI FOUNDATION déclarée à la Préfecture est celle déclarée le 24 décembre 2019 par annonce publiée au journal officielle du 11 janvier 2020 soit plus de cinq ans après le dépôt de la marque litigieuse. Son ancien titre est OpenID qui a fait l’objet d’une déclaration en préfecture le 1er juin 2007 mais avec un siège social au … (pièces 40 et 41 de l’intimée) et non à TAHITI. »

La SAS WIMBI BOATS n’est pas parvenue à démontrer que THE WIMBI FOUNDATION serait l’équivalent d’un nom commercial et n’a pas su s’expliquer sur les différentes adresses du siège social.

La Cour d’appel de Lyon en conclut qu’en l’absence d’annonce publiée au Journal officiel concernant une association WIMBI FOUNDATION, l’association n’avait donc pas de capacité juridique lors du dépôt de la marque et ce vice initial ne saurait être régularisé. En réalité, la marque aurait dû être déposée par OPEN ID. En conséquence, toute action fondée sur cette marque est irrecevable, pour défaut de qualité au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Et tout transfert de propriété d’une telle marque détenue par un groupement de fait, sans capacité, est nul.

La solution retenue par la Cour d’appel de Lyon est analogue à celles généralement retenues à l’égard des sociétés non immatriculées au moment du dépôt de leurs marques. En effet, de manière anticipée par rapport à la constitution de la société et en vue de consolider leurs droits de propriété intellectuelle, les membres fondateurs d’une société peuvent être amenés à déposer une marque au nom et pour le compte de la société en formation.
Si une telle pratique est légale et courante, l’acte accompli au nom et pour le compte de la société en formation doit ensuite faire l’objet d’une reprise conformément aux articles 1843 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce. A défaut, s’agissant d’une marque, les droits de propriété intellectuelle sont considérés ne pas avoir été transmis à la société une fois immatriculée ; laquelle pourrait, ce faisant, ne pas pouvoir justifier de sa qualité pour agir en contrefaçon de la marque déposée pour son compte (par exemple, TGI Marseille, Ordonnance de référé, 4 août 2014, n°14/711, RG n° 14/01470).

Comment se prémunir d’un dépôt de marque vicié par un défaut de capacité juridique de la personne morale ?   Si, à la date du dépôt de la marque auprès de l’INPI, l’entité (association ou société) n’est pas encore déclarée/immatriculée, le formulaire de dépôt doit être renseigné au nom et pour le compte d’une « entité en cours de formation ». Il conviendra, une fois l’association déclarée publiquement ou la société immatriculée au RCS, de régulariser ce dépôt. Pour une association, cette régularisation nécessite de transmettre à l’INPI l’annonce de déclaration au Journal officiel. Pour une société, cette régularisation nécessite de communiquer à l’INPI un K-Bis, complété soit d’une copie des statuts exposant la reprise par la société des engagements souscrits pour son compte dont ledit dépôt de marque, soit d’un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire relatant cette même reprise.  

Charlotte GALICHET

Anna BEJAOUI

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